Hợp đồng chuyển giao sở hữu trí tuệ là gì?

Điểm cần xác định đầu tiên là bên nhận có trở thành chủ sở hữu quyền hay chỉ được khai thác, sử dụng quyền trong một phạm vi nhất định. Hai cơ chế này tạo ra hậu quả pháp lý khác nhau.

Theo pháp luật sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu trí tuệ bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. Vì vậy, khi sử dụng thuật ngữ “hợp đồng chuyển giao sở hữu trí tuệ”, cần tiếp tục xác định chính xác đối tượng được giao dịch thuộc nhóm quyền nào.

Đối với quyền tác giả và quyền liên quan, pháp luật phân biệt chuyển nhượng quyền với chuyển quyền sử dụng. Đối với quyền sở hữu công nghiệp, pháp luật cũng phân biệt chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp với chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp.

Sự phân biệt này quyết định trực tiếp cách xác định đối tượng, phạm vi quyền, thời hạn, quyền của bên chuyển giao sau giao dịch và thủ tục cần thực hiện.

Phân biệt chuyển nhượng quyền sở hữu và chuyển quyền sử dụng

Chuyển nhượng quyền và chuyển quyền sử dụng đều có thể làm cho bên nhận được khai thác tài sản trí tuệ, nhưng bản chất pháp lý không giống nhau.

Chuyển nhượng quyền sở hữu làm dịch chuyển quyền sở hữu thuộc phạm vi được phép chuyển nhượng từ chủ sở hữu hiện tại sang chủ thể nhận chuyển nhượng. Với quyền sở hữu công nghiệp, Luật Sở hữu trí tuệ xác định chuyển nhượng là việc chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác và giao dịch phải được thực hiện bằng hợp đồng bằng văn bản.

Đối với quyền tác giả và quyền liên quan, chuyển nhượng cũng là việc chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu đối với những quyền mà pháp luật cho phép chuyển nhượng. Điều đó không đồng nghĩa toàn bộ quyền gắn với tác phẩm đều có thể được chuyển cho người khác.

Chuyển quyền sử dụng có bản chất khác. Chủ sở hữu về nguyên tắc vẫn giữ tư cách chủ sở hữu nhưng cho phép chủ thể khác khai thác một hoặc nhiều quyền trong giới hạn đã xác định. Giới hạn đó có thể liên quan đến loại quyền được sử dụng, lãnh thổ, thời hạn, tính độc quyền hoặc phương thức khai thác.

Ví dụ, chủ sở hữu một nhãn hiệu có thể chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu cho doanh nghiệp khác. Sau khi việc chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định, chủ thể nhận chuyển nhượng trở thành chủ sở hữu mới. Ngược lại, nếu chủ sở hữu chỉ cho doanh nghiệp khác sử dụng nhãn hiệu theo hợp đồng trong một thời gian và phạm vi xác định thì về bản chất đây là chuyển quyền sử dụng, không phải chuyển quyền sở hữu.

Vì vậy, trước khi xác định giá hoặc phương thức thanh toán, hợp đồng cần giải quyết một câu hỏi cơ bản: bên nhận đang nhận quyền sở hữu hay chỉ nhận quyền khai thác, sử dụng?

Đối tượng sở hữu trí tuệ nào đang được chuyển giao?

Một hợp đồng không nên chỉ ghi chung rằng bên A “chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ” cho bên B. Cách mô tả này có thể không đủ để xác định chính xác quyền mà các bên muốn giao dịch.

Pháp luật hiện hành ghi nhận nhiều nhóm đối tượng khác nhau, trong đó có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả; cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình và chương trình phát sóng thuộc quyền liên quan; sáng chế; kiểu dáng công nghiệp; thiết kế bố trí; bí mật kinh doanh; nhãn hiệu; tên thương mại; chỉ dẫn địa lý và giống cây trồng.

Mỗi nhóm có cơ chế phát sinh, xác lập, nội dung và giới hạn quyền khác nhau. Do đó, hợp đồng cần nhận diện đối tượng đủ cụ thể.

Với đối tượng đã được xác lập thông qua đăng ký, thông tin nhận diện có thể gắn với tên đối tượng, số văn bằng bảo hộ, chủ văn bằng, phạm vi bảo hộ và tình trạng hiệu lực. Với quyền tác giả, cần nhận diện chính xác tác phẩm và căn cứ chứng minh quyền của bên chuyển giao. Với bí mật kinh doanh, cần xác định thông tin nào thuộc phạm vi chuyển giao đồng thời duy trì cơ chế bảo mật phù hợp.

Việc nhận diện đối tượng không chỉ có chức năng mô tả. Nó xác định ranh giới của tài sản trí tuệ được giao dịch. Nếu đối tượng không rõ, việc xác định bên nhận thực sự được hưởng quyền gì cũng trở nên khó khăn.

Hợp đồng cần xác định cụ thể quyền nào được chuyển giao?

Sau khi xác định đúng đối tượng, bước tiếp theo là xác định nội dung quyền.

Đây là điểm đặc biệt quan trọng bởi quyền sở hữu trí tuệ không phải lúc nào cũng là một quyền đơn nhất. Một đối tượng có thể gắn với nhiều quyền khác nhau và pháp luật có thể giới hạn khả năng chuyển nhượng đối với một số quyền.

Đối với quyền tác giả, tác giả không được chuyển nhượng các quyền nhân thân theo quy định của pháp luật, ngoại trừ quyền công bố tác phẩm. Vì vậy, việc ghi trong hợp đồng rằng “chuyển nhượng toàn bộ quyền tác giả” không tự động làm cho những quyền mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng được chuyển sang bên nhận.

Đối với quyền sở hữu công nghiệp, chủ sở hữu cũng chỉ có thể chuyển nhượng quyền trong phạm vi được bảo hộ. Một hợp đồng vì vậy không thể làm phát sinh cho bên nhận phạm vi quyền rộng hơn phạm vi mà bên chuyển nhượng hợp pháp sở hữu.

Khi giao dịch là chuyển quyền sử dụng, mức độ cụ thể càng quan trọng. Hợp đồng cần làm rõ bên nhận được thực hiện những hành vi khai thác nào đối với đối tượng và hành vi nào vẫn thuộc quyền kiểm soát của bên chuyển giao.

Nguyên tắc thực tế là: không chỉ xác định tên tài sản trí tuệ, mà phải xác định chính xác “gói quyền” gắn với tài sản đó đang được chuyển giao.

Phạm vi chuyển giao phải được giới hạn như thế nào?

Phạm vi chuyển giao quyết định mức độ khai thác mà bên nhận được phép thực hiện. Đây cũng là nơi dễ phát sinh khác biệt giữa kỳ vọng thương mại của các bên và quyền pháp lý thực tế.

Đối với hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, pháp luật yêu cầu nội dung hợp đồng phải xác định phạm vi chuyển giao, trong đó có giới hạn quyền sử dụng và giới hạn lãnh thổ. Hợp đồng còn phải xác định dạng hợp đồng, thời hạn và giá chuyển giao quyền sử dụng.

Trên phương diện soạn thảo, phạm vi thường cần được kiểm tra theo các lớp sau:

·         Quyền hoặc hành vi khai thác được phép thực hiện

·         Đối tượng cụ thể được sử dụng

·         Lãnh thổ được phép khai thác

·         Thời hạn được sử dụng

·         Tính độc quyền hoặc không độc quyền

·         Khả năng cho phép chủ thể khác tiếp tục sử dụng

·         Khả năng chuyển giao quyền sử dụng thứ cấp nếu pháp luật và hợp đồng cho phép

Đối với sở hữu công nghiệp, pháp luật ghi nhận hợp đồng độc quyền, hợp đồng không độc quyền và hợp đồng sử dụng thứ cấp. Sự khác biệt giữa các dạng này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền tiếp tục khai thác của bên chuyển quyền và khả năng cấp quyền cho chủ thể khác.

Chẳng hạn, trong hợp đồng độc quyền, trong phạm vi và thời hạn chuyển giao, bên được chuyển quyền được độc quyền sử dụng đối tượng; bên chuyển quyền bị giới hạn trong việc ký hợp đồng sử dụng với bên thứ ba và việc tự sử dụng cũng phụ thuộc điều kiện luật định của dạng hợp đồng này. Trong hợp đồng không độc quyền, bên chuyển quyền vẫn có thể sử dụng đối tượng và tiếp tục ký hợp đồng không độc quyền với người khác.

Do đó, cụm từ “được quyền sử dụng” nếu đứng riêng thường chưa phản ánh đầy đủ phạm vi pháp lý mà các bên cần xác lập.

Không phải mọi quyền sở hữu trí tuệ đều được tự do chuyển nhượng

Quyền định đoạt tài sản trí tuệ chịu những giới hạn riêng của pháp luật sở hữu trí tuệ. Vì vậy, trước khi soạn điều khoản chuyển giao, cần kiểm tra chính chủ thể chuyển giao, đối tượng và phạm vi quyền có đủ điều kiện để giao dịch hay không.

Đối với quyền sở hữu công nghiệp, chủ sở hữu chỉ được chuyển nhượng quyền trong phạm vi được bảo hộ. Quyền đối với chỉ dẫn địa lý không được chuyển nhượng.

Tên thương mại cũng có giới hạn đặc biệt: quyền đối với tên thương mại chỉ được chuyển nhượng cùng với việc chuyển nhượng toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó.

Đối với nhãn hiệu, việc chuyển nhượng không được gây nhầm lẫn về đặc tính hoặc nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu. Chủ thể nhận chuyển nhượng cũng phải đáp ứng những điều kiện pháp luật đặt ra đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu tương ứng.

Trong lĩnh vực quyền tác giả, giới hạn nổi bật nằm ở quyền nhân thân. Không thể chỉ dựa vào sự đồng ý của các bên để chuyển nhượng những quyền mà pháp luật xác định là không được chuyển nhượng.

Nếu tài sản có nhiều đồng chủ sở hữu, quyền định đoạt còn phụ thuộc tình trạng đồng sở hữu. Đối với quyền tác giả, quyền liên quan, khi đối tượng có đồng chủ sở hữu thì việc chuyển nhượng về nguyên tắc cần sự thỏa thuận của tất cả đồng chủ sở hữu; trường hợp có phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập thì chủ sở hữu có thể chuyển nhượng quyền đối với phần riêng biệt của mình theo quy định.

Như vậy, chữ ký trên hợp đồng không tự khắc phục được một giới hạn vốn xuất phát từ chính phạm vi hoặc bản chất của quyền sở hữu trí tuệ.

Nội dung hợp đồng chuyển giao phụ thuộc vào loại quyền

Không có một danh sách điều khoản duy nhất áp dụng giống nhau cho tất cả hợp đồng chuyển giao sở hữu trí tuệ. Nội dung bắt buộc thay đổi tùy loại quyền và hình thức chuyển giao.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

Hợp đồng phải được lập thành văn bản. Những nội dung chủ yếu gồm thông tin đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng, căn cứ chuyển nhượng, giá và phương thức thanh toán, quyền và nghĩa vụ của các bên, trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

Điểm cần kiểm tra trước đó là quyền được ghi trong hợp đồng có thuộc nhóm được phép chuyển nhượng hay không.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ đầy đủ của các bên; căn cứ chuyển nhượng; giá chuyển nhượng; quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng.

Tuy nhiên, nội dung hợp đồng không thể tách khỏi phạm vi bảo hộ và các hạn chế chuyển nhượng áp dụng cho từng đối tượng.

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng

Nếu giao dịch chỉ nhằm cho phép sử dụng quyền, nội dung cần thể hiện đúng bản chất cấp quyền.

Đối với hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan, phạm vi chuyển giao quyền là một trong những nội dung chủ yếu cần được xác định.

Đối với hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, hợp đồng cần thể hiện căn cứ chuyển giao, dạng hợp đồng, phạm vi chuyển giao gồm giới hạn quyền sử dụng và lãnh thổ, thời hạn, giá cùng quyền và nghĩa vụ của các bên.

Sự khác biệt này cho thấy không nên lấy một mẫu hợp đồng chuyển nhượng rồi thay tên thành “hợp đồng chuyển giao” để sử dụng cho mọi loại tài sản trí tuệ.

Hiệu lực và đăng ký hợp đồng cần được kiểm tra riêng

Việc hợp đồng đã được ký và việc quyền đã phát sinh hiệu lực theo cơ chế pháp luật chuyên ngành không phải lúc nào cũng là một vấn đề.

Đối với các loại quyền sở hữu công nghiệp được xác lập trên cơ sở đăng ký theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp chỉ có hiệu lực khi được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp.

Trong khi đó, đối với hợp đồng sử dụng những đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc nhóm này, pháp luật xác định hợp đồng có hiệu lực theo thỏa thuận giữa các bên. Tuy nhiên, trừ hợp đồng sử dụng nhãn hiệu, hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc trường hợp luật định phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba.

Cơ chế này tạo ra sự khác biệt quan trọng giữa ba vấn đề: thời điểm các bên ký hợp đồng, hiệu lực giữa các bên và khả năng viện dẫn giao dịch đối với bên thứ ba.

Vì vậy, sau khi xác định đối tượng và loại hợp đồng, cần tiếp tục kiểm tra giao dịch có thuộc trường hợp phải đăng ký hay không, đăng ký nhằm làm phát sinh hiệu lực hay nhằm bảo đảm giá trị pháp lý đối với bên thứ ba.

Những điểm nên kiểm tra trước khi ký hợp đồng

Một hợp đồng chặt chẽ bắt đầu từ việc kiểm tra quyền trước khi đàm phán phạm vi khai thác.

Trước hết, cần xác minh bên chuyển giao thực sự là chủ thể có quyền hoặc có căn cứ hợp pháp để chuyển giao. Với quyền được xác lập bằng văn bằng bảo hộ, cần đối chiếu chủ sở hữu, đối tượng, phạm vi và tình trạng hiệu lực. Với tài sản có đồng chủ sở hữu, cần kiểm tra quyền quyết định của từng chủ thể.

Tiếp theo là xác định giao dịch thuộc chuyển nhượng quyền sở hữu hay chuyển quyền sử dụng. Nếu là chuyển quyền sử dụng, cần xác định rõ độc quyền hay không độc quyền, lãnh thổ, thời hạn và những hành vi khai thác được phép.

Đồng thời, cần kiểm tra các giới hạn pháp luật áp dụng cho đối tượng. Một điều khoản được các bên tự nguyện thống nhất vẫn có thể không tạo ra hiệu quả mong muốn nếu đối tượng hoặc quyền đó thuộc trường hợp pháp luật không cho phép chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng hoặc đặt ra điều kiện riêng.

Cuối cùng là cơ chế sau chuyển giao: thời điểm bàn giao tài liệu, nghĩa vụ thanh toán, bảo mật, phối hợp đăng ký, xử lý hành vi xâm phạm, trách nhiệm khi quyền bị tranh chấp và hậu quả khi hợp đồng chấm dứt. Những điều khoản này nên được xây dựng dựa trên chính loại tài sản trí tuệ và phạm vi quyền đã xác định, thay vì sử dụng máy móc một mẫu chung.

Hợp đồng chuyển giao sở hữu trí tuệ không đơn thuần là văn bản ghi nhận việc một bên “giao” tài sản trí tuệ cho bên còn lại. Giá trị cốt lõi của hợp đồng nằm ở việc xác định chính xác đối tượng nào được chuyển giao, quyền nào được chuyển, bên nhận trở thành chủ sở hữu hay chỉ được sử dụng, phạm vi khai thác đến đâu và giới hạn pháp lý nào vẫn phải được tôn trọng.

Đặc biệt, cần phân biệt chuyển nhượng quyền sở hữu với chuyển quyền sử dụng. Với từng nhóm quyền tác giả, quyền liên quan và quyền sở hữu công nghiệp, pháp luật đặt ra nội dung, giới hạn và cơ chế hiệu lực khác nhau. Vì vậy, việc kiểm tra tình trạng quyền và xác định đúng phạm vi chuyển giao nên được thực hiện trước khi chốt giá trị và các nghĩa vụ thương mại của hợp đồng.